Pendant une opération de fusion ou d’acquisition, les actifs du vendeur, y compris sa propriété intellectuelle (PI), doivent être pris en considération. Les droits de PI se rapportent à des actifs incorporels enregistrés ou non enregistrés, comme des brevets, des marques de commerce, des droits d’auteur et des dessins industriels, mais aussi à des catégories bien plus larges de renseignements  incorporels de valeur, comme le savoir-faire exclusif, les secrets commerciaux, les données sur les clients ou d’autres renseignements commerciaux confidentiels. Dans le contexte des fusions et acquisitions, il faut porter une attention particulière afin d’assurer le traitement adéquat de tous les aspects importants de la propriété intellectuelle du vendeur, tels que la chaîne de titres de propriété, l’état de l’enregistrement, les charges, l’étendue des droits, les violations potentielles et les problèmes de validité, pour éviter les pièges une fois l’opération réalisée. Voici quelques-uns de ces points à prendre en considération.

Propriété

Il faut d’abord prendre en considération le fait que certains des actifs de PI les plus précieux d’une société peuvent être enregistrés dans les registres nationaux de PI appropriés (par ex. des brevets, des marques de commerce (sauf en common law), des droits d’auteur (qui ne sont généralement pas enregistrés), des dessins industriels), alors que d’autres peuvent ne pas l’être (savoir-faire, secrets commerciaux). Ces registres sont par conséquent consultés lors des opérations de fusion et d’acquisition pour établir ou confirmer la propriété des actifs acquis.

Même si la propriété est enregistrée, il est possible de céder ou de concéder sous licence les droits de PI au moyen de conventions écrites ou verbales (à l’exception des droits d’auteur), en totalité ou en partie, et la portée du transfert ou de la licence peut être limitée à une région donnée ou à un sous-ensemble des droits qui sont liés à un actif de PI en particulier. Il convient de noter que les registres nationaux de PI pourraient ne pas être à jour si les conventions applicables n’ont pas été enregistrées. Il est donc crucial, pendant toute opération de fusion ou d’acquisition, d’effectuer une vérification diligente de la PI pour définir et examiner toute convention pertinente (par ex. contrat d’emploi, transfert intersociétés, licence exclusive ou non exclusive, etc.) et valider la chaîne de titres et la propriété de l’actif de PI jusqu’au propriétaire avant l’opération de fusion et d’acquisition, ce qui permettra de s’assurer que le vendeur est effectivement en mesure de transmettre les actifs de PI à l’acheteur.

Il est également important de s’assurer que le vendeur a obtenu la dévolution des titres de propriété si la propriété intellectuelle a été créée par ses employés ou des entrepreneurs indépendants de la société.

L’importance de l’enregistrement

Dans une convention d’acquisition, les actifs de PI du vendeur sont souvent énumérés en annexe et diverses déclarations et garanties relatives aux actifs de PI sont données. Outre la propriété des actifs de PI, l’acheteur devra également vérifier si les droits applicables sont toujours valides et en vigueur à la date de prise d’effet de l’opération.

Si l’opération a été structurée comme une acquisition d’actions, le titre de propriété des actifs de PI ne sera généralement pas transféré, étant donné que tous les actifs continueront d’appartenir à la société cible (seule la propriété des actions change). En conséquence, aucun document ne devra être enregistré. Lors de l’achat d’un actif, le titre de propriété sera transféré du vendeur à l’acheteur et des documents à enregistrer seront nécessaires. Les documents à enregistrer (par ex. des confirmations de cession) devraient être signés séparément et indépendamment de la convention d’acquisition. Les formalités requises et les délais accordés pour enregistrer ces documents diffèrent considérablement d’un territoire à l’autre et les conseillers juridiques locaux devraient participer au processus d’enregistrement dès le départ soit que les mesures nécessaires sont prises dans les délais voulus afin que la transition des droits harmonieuse.

Le défaut de mettre à jour de manière appropriée les bons registres pourrait avoir de graves conséquences pour l’acheteur. Dans certains territoires, il est possible que le transfert des actifs de PI à l’acheteur ne soit pas opposable à un cessionnaire ultérieur qui enregistre son titre de propriété en premier. Le droit aux dommages-intérêts en cas de contrefaçon peut aussi être perdu. Il faut également s’assurer de bien comprendre les répercussions spécifiques sur la propriété continue des droits (par ex. dans le cas de marques de commerce) et la jouissance d’autres avantages qui découlent des droits (par ex. la perception de redevances).

Auteurs : Julien Verneau et Nikita Stepin